Après plusieurs années d’attente, le Canada a finalement confirmé que les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur le 17 juin 2019. Ces changements majeurs, impliquant de profondes modifications de la loi, de la réglementation et de la pratique, auront un impact significatif sur les propriétaires de marques en termes de stratégie et de coûts.
Nous avons compilé les modifications les plus pertinentes pour la plupart des propriétaires de marques et nous avons résumé ci-dessous les principaux changements susceptibles d’affecter votre entreprise ou celle de vos clients.
Réduction de la durée de l’enregistrement
La durée de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada passera de 15 à 10 ans. Les enregistrements existants seront convertis lors de leur prochain renouvellement.
Abolition des bases de dépôt et des déclarations d’usage
Après le 17 juin 2019, les questions relatives aux bases de dépôt (emploi, emploi projeté et enregistrement et emploi à l’étranger) seront choses du passé.
L’élimination de l’usage comme condition préalable à l’enregistrement est une bonne nouvelle pour les propriétaires de marques de commerce ayant des demandes en attente au Canada en raison de leur non-utilisation. Bien que le paiement des frais gouvernementaux de 200$ sera toujours requis, il ne sera plus nécessaire de produire une déclaration d’usage pour obtenir l’enregistrement d’une demande en instance au 17 juin 2019.
Toutefois, il est important de noter que l’emploi demeurera un élément crucial quant à la protection et la défense d’une marque au Canada. En effet, les enregistrements demeureront sujets à radiation pour non-usage trois ans après la date d’enregistrement.
Classification de Nice
Le Canada utilisera maintenant le système de classification international de Nice pour classifier les produits et services.
Il sera nécessaire de regrouper et classer les produits et les services en fonction du système de classification pour toute nouvelle demande déposée après l’entrée en vigueur de la réforme. Par ailleurs, les produits et services couverts par toutes les nouvelles demandes et des demandes en instance qui n’auront pas été publiée en date du 17 juin devront aussi obligatoirement être groupés selon la Classification de Nice.
De même, le Bureau des Marques exigera le groupement et le classement des produits ou services selon la Classification de Nice pour procéder au renouvellement d’un enregistrement le ou après le 17 juin 2019. D’ailleurs, les frais de renouvellement seront calculés par classe, tel que détaillé ci-après.
L’OPIC émettra également des avis de manière aléatoire exigeant la classification des produits et services couverts par les marques déjà enregistrées au Canada, avant même leur date de renouvellement.
Le degré d’exigence concernant la description des produits et services en termes ordinaires du commerce et de manière précise demeure.
Modification des frais pour le dépôt de demandes d’enregistrement
Après la réforme, les frais gouvernementaux seront calculés par classe de produits et services.
Actuellement, les frais gouvernementaux pour le dépôt d’une demande d’enregistrement sont de 250$ indépendamment du nombre de classes. Après le 17 juin 2019, les frais gouvernementaux pour le dépôt d’une demande d’enregistrement passeront à 330$ pour la première classe et 100$ pour chaque classe supplémentaire.
Par conséquent, le dépôt d’une demande couvrant plusieurs classes de produits ou services pourrait permettre de réaliser des économies importantes si celui-ci est effectué avant le 17 juin 2019.
Modification des frais et conditions de renouvellement
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les produits et services énumérés dans un enregistrement devront obligatoirement être classés conformément au système de classification international de Nice au moment du renouvellement et les frais gouvernementaux seront calculés par classe de produits et services.
Actuellement, les frais gouvernementaux pour renouveler un enregistrement sont de 350$ indépendamment du nombre de classes. Après le 17 juin 2019, les frais gouvernementaux pour le renouvellement passeront à 400$ pour la première classe et 125$ pour chaque classe supplémentaire. Il est possible d’économiser en renouvelant les enregistrements de marques avant la mise en œuvre de ces modifications, et ce quelle que soit la date d’expiration de la marque à renouveler.
En effet, les enregistrements peuvent être renouvelés à tout moment avant leur expiration (quelle que soit leur date de renouvellement), pour de multiples périodes et sans nécessité de classer les produits et services. Après la réforme, il sera uniquement possible de procéder au renouvellement dans la fenêtre de 6 mois avant et 6 mois après la date de renouvellement.
Demandes internationales
Le Canada adhérera au Protocole de Madrid et les propriétaires de marques auront ainsi la possibilité d’obtenir des enregistrements de marque dans plusieurs juridictions ou pays par le biais d’un processus centralisé.
En effet, à compter du 17 juin, les déposants canadiens pourront étendre leurs demandes à l’international et les déposants étrangers pourront étendre leurs demandes internationales au Canada grâce au processus d’enregistrement international administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Le Protocole de Madrid devrait simplifier le processus et réduire les coûts liés à l’obtention de l’enregistrement international d’une marque dans plusieurs pays.
Demande divisionnaires
Les demandes divisionnaires donneront au régime de la marque canadienne une souplesse bien nécessaire. En effet, il sera possible de diviser une demande en deux ou plusieurs demandes, chacune présentant certains des produits et services de la demande initiale. Ceci peut être particulièrement utile et nécessaire dans certaines circonstances, notamment en cas de problème (rapport d’examen, opposition ou procédure d’annulation) avec certains des produits et services seulement afin que le traitement de la demande divisionnaire non problématique puisse quant à lui se poursuivre. Lorsque les demandes divisionnaires et la demande initiale deviendront des enregistrements, il sera possible de les fusionner en un seul enregistrement.
Nouveaux types de marques
Il sera dorénavant possible d’enregistrer de nouveaux types de marques (non traditionnelles), tels que les hologrammes, les odeurs, les sons, les images en mouvement, les goûts, les textures, et les couleurs en tant que telles.
Cependant, comme le Bureau des Marques examinera le caractère distinctif des marques au Canada et pourra en demander la preuve, il est probable que l’enregistrement de ces marques non-traditionnelles soit plus difficile à obtenir.
Introduction des lettres de protestation
Il sera possible d’envoyer une lettre de protestation pour prévenir un examinateur de l’OPIC d’un obstacle potentiel (confusion avec un enregistrement ou demande en instance) à n’importe quel moment entre le dépôt d’une demande jusqu’à sa publication.
Autres modifications
Il existe d’autres modifications importantes qui entreront également en vigueur le 17 juin 2019. À titre d’exemples, on retrouve notamment celles-ci :
- Retrait de l’exigence de fournir une preuve documentaire pour l’inscription de cessions et de fusions, sous certaines circonstances
- Plus de flexibilité pour la correction d’erreurs commises par l’OPIC
- Élimination du concept des marques liées
- Examen des demandes au niveau du caractère distinctif inhérent
- Introduction du concept de mauvaise foi comme motif d’opposition à une demande et d’invalidation d’un enregistrement
Comme ces modifications apporteront leur lot d’opportunités et de défis, il est recommandé de revoir les stratégies en matière de marques de commerce en tenant compte des changements à venir au Canada. Pour toute question, veuillez contactez votre professionnel chez Brouillette.